Реєстрація знаку для товарів та послуг або, як його ще називають, торгової марки (ТМ) вимагає попередньої прискіпливої підготовки для чого потрібно не лише сплати збір і дотриматися формальних вимог, що ставляться до подаваних в Укрпатент матеріалів.
Останнім часом до Адвокатського об’єднання «Неофеліс Ло Груп» все частіше звертаються клієнти, які раніше самостійно подавали заявку, однак їм було відмовлено в реєстрації. Як наслідок тривалий час очікування реєстрації і сплачені не співрозмірні суми зборів, які не повертаються у разі відмови, виявлялися марними. Отримавши такий досвід, клієнти вже не ризикують і звертаються за допомогою до нас.
Після аналізу причин відмови з’ясувалося, що заявниками було недотримано вимог, що стосуються самого зображення ТМ. Такі вимоги чітко не прописані в законодавстві, а викладені у вигляді загальних правил, зрозуміти зміст яких можливо лише знаючи останню практику оскарження відмов в реєстрації ТМ. І для цього не обов’язково відчути на собі гіркий досвіді відмови в реєстрації.
У даній статті розберемо найбільш типові підстави відмови в реєстрації ТМ та надамо рекомендації як уникнути відмови у тих чи інших випадках.
Раніше подано або зареєстровано тотожну чи схожу до ступеня змішування ТМ.
Чинне законодавство не допускає реєстрацію знаку, що є подібним за своїм виглядом та тотожним за класами МКТП. Для прикладу, ви подаєте на реєстрацію знак «MkDonald’s», що лише однією літерою відрізняється від вже відомої ТМ «MсDonald’s», але цього достатньо, щоб ввести споживача в оману.
Однак, не все на стільки категорично, адже схожість проявляється в наявності двох супутніх факторів: ідентичність зображення знака з вже існуючим та реєстрація його за тим же самим класом(-ами) МКТП. Тому достатньо обрати інші, аніж ті, за якими вже було зареєстровано схожий знак, МКТП і «вуаля» – ваша заявка поза зоною ризику відмови.
Але все ж рекомендуємо не нехтувати відкритим доступом до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг і попередньо перевіряти за ключовими елементами знаку, що подається на реєстрацію, та відповідними класами власний знак на схожість вже зареєстрованим в реєстрі ТМ.
Остання практика оскарження відмов в реєстрації ТМ також надає додаткові інструменти для реєстрації тотожної чи схожої до вже зареєстрованої ТМ, а саме отримання згоди від власника вже зареєстрованої ТМ на реєстрацію ТМ до якої було висловлено зауваження стосовно її тотожності або схожості.
Позначення не має розрізняльної здатності.
Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з‑поміж таких самих товарів або послуг інших осіб, а також отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, яка пропонує товар або надає послугу. Це стосується тих випадків, коли ТМ складається з однієї букви або цифри, простої геометричної фігури.
Для уникнення відмови у таких випадках слід вдатися до послуг розробників логотипів, щоб вони надали вашому знаку характерного стилізованого шрифту або графічного виконання, і тоді проблем з реєстрацією не виникне.
Якщо вашу ТМ все одно визнано такою, що не має розрізняльної здатності, то додатковим аргументом на вашу користь може стати наявність доказів тривалого та інтенсивного використання позначення до моменту його реєстрації.
Знак є описовим.
Описовою може вважатися ТМ, яка складається з позначень чи даних, що є узагальнюючими відносно викладеного у заявці переліку товарів та послуг або вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту відповідних товарів чи послуг.
Важливий критерій описовості – це перше зорове сприйняття позначення, що має створювати враження про те, що ТМ вказує на товар чи послугу або на всі чи окремі його властивості.
Для прикладу, Укрпатентом було відмовлено у реєстрації позначення «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ», оскільки заявлені за класами 35, 36 та 42 послуги можуть бути предметом державної закупівлі, а частина послуг 35 класу, що стосуються адміністрування, посередництва та інформування у сфері підприємницької діяльності, можуть мати на меті забезпечення процедури державних закупівель.
У таких випадках ТМ може бути зареєстрована, якщо описові елементи, які використовуються у ТМ, не займають домінуючого положення або ж якщо позначення викликає уявлення про вироблені товари через асоціації або лише опосередковано характеризує товар чи послугу.
Позначення є таким, що суперечить публічному порядку і принципам моралі.
Для прикладу, Укрпатентом було відмовлено в реєстрації знака «CONTRABANDA» з тих міркувань, що товари та надання послуг з використанням заявленого позначення, будуть опосередкованою пропагандою контрабанди. Особливу увагу було приділено тому, що зображувальний елемент заявленого позначення у вигляді футляра для гітари, у якому схована пляшка, підсилює закладену в позначення ідею щодо семантичного значення словесного елемента «CONTRABANDA» та символічно ілюструє один із протизаконних способів контрабанди – перевезення та приховання від митного контролю одного товару (контрабандного) під видом іншого.
Всі елементи заявленого позначення було визнано такими, що надають йому конкретного значення та наділені певним тематичним змістом, що сприяє популяризації контрабанди та контрабандних товарів, створюючи їм загальний позитивний імідж, применшуючи серйозність відповідної незаконної діяльності та маніпулюючи уявленнями про моральні категорії добра та зла.
Саме тому, рекомендовано, якщо ви плануєте використовувати в ТМ словесний елемент, то уникайте тих слів або словосполучень, які мають негативне забарвлення та символізують предмети або явища, що суперечать публічному порядку і принципам моралі, а тим паче їх комбінування з графічними елементами, що посилюють семантичне значення самого словесного елемента.
Підстав відмови у реєстрації ТМ набагато більше, що підтверджує, що не слід розглядати процес реєстрації ТМ як формальний. При реєстрації ТМ варто знати та врахувати багато нюансів, щоб така процедура пройшла успішно.
Наперед спрогнозувати рішення Укрпатенту неможливо, однак вже на етапі подання заявки можна оминути безліч підстав для відмови в реєстрації ТМ. З цією метою необхідно провести попередню оцінку можливих причин відмови ще до подачі заявки.
Проконсультуватися по питанням реєстрації ТМ; провести оцінку на схожість подаваної на реєстрацію ТМ із вже зареєстрованими або такими, що знаходяться на розгляді Укрпатенту; підібрати класи у відповідності до 11-ї редакції МКТП та отримати повністю скомплектований та поданий на розгляд пакет документів ви зможете звернувшись до Адвокатського об’єднання «Неофеліс Ло Груп» за вказаними нижче контактними даними.
З повагою,
Адвокат Катерина Бєжанова
та
Юрист Наталія Журок
Телефон: + 38 (050) 471-77-71
neofelis.com.ua/new
Електронный адрес: neofelis.lg@gmail.com